[ 馬遠超 ]——(2014-4-15) / 已閱14395次
新產(chǎn)品制造方法專利（以下簡稱產(chǎn)品方法專利）侵權(quán)訴訟，適用舉證責(zé)任倒置�！秾＠ā罚�2008）第六十一條第一款 規(guī)定：“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明�！痹谖覈秾＠ā罚�1993）第六十條第二款以及《專利法》（2000）第五十七條第二款中均有類似的規(guī)定�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2001）第四條第（一）項也規(guī)定了：“因新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利引起的專利侵權(quán)訴訟，由制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人對其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任”。產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟，對于原告當事人而言，歷來是專利訴訟勝訴風(fēng)險較高的一類案件，對于律師或者法官而言，也是一項專業(yè)性很強的知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件。
一、產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟難點之一——舉證責(zé)任的分配
產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟案件，盡管適用舉證責(zé)任倒置，并不意味著原告無需先予舉證，原告發(fā)起產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟，仍應(yīng)首先承擔(dān)一定的舉證責(zé)任，方能適用舉證責(zé)任倒置，由被告承擔(dān)“對其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任”。
原被告雙方的輪番舉證過程猶如一場乒乓球比賽。首先，原告“發(fā)球”——完成以下舉證：1）根據(jù)方法專利制造的產(chǎn)品屬于“新產(chǎn)品”，2）被告制造的產(chǎn)品與根據(jù)方法專利制造的產(chǎn)品屬于“同樣產(chǎn)品”。原告“發(fā)球”成功后，由被告負責(zé)“還擊”——承擔(dān)反駁的舉證責(zé)任：1）舉證證明根據(jù)方法專利制造的產(chǎn)品不屬于“新產(chǎn)品”，或者被告制造的產(chǎn)品與根據(jù)方法專利制造的產(chǎn)品不屬于“同樣產(chǎn)品”；2）如果被告無法推翻原告關(guān)于上述“新產(chǎn)品”與“同樣產(chǎn)品”的主張，被告須舉證證明使用了不同的方法制造了“同樣產(chǎn)品”。一旦被告成功實現(xiàn)上述兩個“還擊”策略之一，則原告必須承擔(dān)再次“還擊”的責(zé)任，原告此時的舉證責(zé)任為：1）通過舉證直接否定被告使用了不同的方法，即被告使用的制造方法落入了方法專利的保護范圍；2）否定被告“使用了不同的方法制造的產(chǎn)品”與被告市場銷售的產(chǎn)品為“同樣產(chǎn)品”，從而間接否定被告使用了不同的方法。此后，原被告將根據(jù)上述舉證角度進行多回合的舉證“廝殺”，由法官判斷究竟是哪一方完成了自己的舉證責(zé)任，哪一方?jīng)]有就自己的主張完成舉證責(zé)任，從而承擔(dān)舉證不能的不利后果。
二、產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟難點之二——“新產(chǎn)品”的認定
關(guān)于“新產(chǎn)品”的認定，是產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟案件中的首要問題，也是適用舉證責(zé)任倒置的前提，因而首先由原告承擔(dān)舉證責(zé)任證明根據(jù)產(chǎn)品方法專利制造的產(chǎn)品屬于專利法意義上的“新產(chǎn)品”�！靶庐a(chǎn)品”的認定標準經(jīng)歷了多個階段。
階段一：2008年10月以前。在此階段，在成文法立法與司法解釋層面，缺乏統(tǒng)一標準。實踐中，由法官根據(jù)一些學(xué)者的學(xué)術(shù)觀點結(jié)合案件具體情況，進行認定。當時，主流觀點主要有以下兩種表述：觀點一，“新產(chǎn)品”是指與市場上銷售產(chǎn)品不同的產(chǎn)品；觀點二，“新產(chǎn)品”是指市場上未曾見過或者國內(nèi)市場上未曾見過的產(chǎn)品。
階段二：2008年10月－2009年12月。2008年10月，最高人民法院作出答復(fù)認為“專利法（筆者注：指2000年版本專利法）第57條第2款所稱的新產(chǎn)品是指專利申請日之前在國內(nèi)外未公開出現(xiàn)過的與已有產(chǎn)品不相同也不等同的產(chǎn)品”。 根據(jù)該答復(fù)，判斷是否屬于新產(chǎn)品的時間節(jié)點：申請日之前；空間界限：國內(nèi)外；存在形態(tài)：公開出現(xiàn)；比較對象和要求：與已有產(chǎn)品比較，結(jié)果“不相同或者不等同”；
階段三：2010年1月起至今。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2010年1月1日起施行）第十七條規(guī)定：“產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品�！痹撍痉ń忉屢�(guī)定與此前的答復(fù)相比而言，兩者存在以下相同之處：即判斷的時間節(jié)點、空間界限相同；兩者的不同之處在于：1、后者擴大了比較對象，原答復(fù)僅規(guī)定“新產(chǎn)品”與已有產(chǎn)品比較，司法解釋規(guī)定了兩種比較方式：1）“新產(chǎn)品”與已有產(chǎn)品比較，2）新的技術(shù)方案與已有技術(shù)方案比較；2、存在形態(tài)：原答復(fù)規(guī)定產(chǎn)品“公開出現(xiàn)”即排除在“新產(chǎn)品”之外，司法解釋規(guī)定產(chǎn)品或者技術(shù)方案“公眾所知”即排除在“新產(chǎn)品”之外，“公眾所知”顯然比“公開出現(xiàn)”的“公開”程度更高、3、比較要求：司法解釋未明確要求，但仍隱含了比較結(jié)果應(yīng)當為“不相同或者不等同”。
三、產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟難點之三——“同樣產(chǎn)品”的認定
是否屬于“同樣產(chǎn)品”貌似一個簡單的問題，但在司法實踐中確也是一個難點。如果兩個產(chǎn)品完全相同，則問題很簡單。難點在于，判斷是否屬于“同樣產(chǎn)品”，能否適用“等同”原則，如何把握“等同”的標準。有學(xué)者觀點認為，產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能基本相同或者沒有質(zhì)的區(qū)別，即可認為屬于“等同”，構(gòu)成“同樣產(chǎn)品”。實踐中，產(chǎn)品方法專利并不一定披露組份、結(jié)構(gòu)，又如何把握基本相同的度呢？
適用“等同”原則的寬嚴尺度，是一把雙刃劍。如果適用過嚴，當原告舉證證明根據(jù)產(chǎn)品方法專利制造的產(chǎn)品與被告制造的產(chǎn)品構(gòu)成“同樣產(chǎn)品”時，不利于原告有利于被告；當被告舉證證明被告在市場上實際銷售的產(chǎn)品與被告向法院演示如何根據(jù)不同方法制造的產(chǎn)品構(gòu)成“同樣產(chǎn)品”時，不利于被告有利于原告。如果適用過寬，當原告舉證證明根據(jù)產(chǎn)品方法專利制造的產(chǎn)品與被告制造的產(chǎn)品構(gòu)成“同樣產(chǎn)品”時，有利于原告不利于被告；當被告舉證證明被告在市場上實際銷售的產(chǎn)品與被告向法院演示如何根據(jù)不同方法制造的產(chǎn)品構(gòu)成“同樣產(chǎn)品”時，有利于被告不利于原告。
四、產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟難點之四——證據(jù)保全、現(xiàn)場勘驗、司法鑒定的運用
證據(jù)保全、現(xiàn)場勘驗、司法鑒定手段的運用成功或者“抵制”成功與否，是原被告能否取得訴訟勝利的關(guān)鍵。依筆者的經(jīng)驗，訴前證據(jù)保全效果要優(yōu)于訴訟證據(jù)保全，知產(chǎn)庭法官、技術(shù)專家參與證據(jù)保全效果優(yōu)于執(zhí)行庭法官參與證據(jù)保全。訴前證據(jù)保全措施具有突擊性，因而所固定的制造方法更能真實的反映被告日常經(jīng)營中的實際制造方法，被告難以在短時間內(nèi)用其他制造方法進行替換。訴訟證據(jù)保全缺乏突擊性，被告往往已經(jīng)收到原告的起訴狀、證據(jù)材料等訴訟資料，有可能在法院采取證據(jù)保全措施之前，已經(jīng)找出不同的方法制造產(chǎn)品。知產(chǎn)庭法官、技術(shù)專家往往對產(chǎn)品方法專利的權(quán)利要求書理解較為深刻、準確，比較清楚需要固定哪幾個環(huán)節(jié)的證據(jù)，在現(xiàn)場有較高的識別能力。反觀執(zhí)行庭法官，由于缺乏技術(shù)背景的知識儲備，其進入被告生產(chǎn)車間進行取證猶如生產(chǎn)車間的工人坐到審判席上審理案件——趕鴨子上架，強人所難。
證據(jù)保全依當事人申請，法院被動采取保全措施；與之相比，現(xiàn)場勘驗無需當事人申請，可由法院主動采取。如果合議庭認為證據(jù)保全過程中存在的證據(jù)具有瑕疵，或者為了證實被告披露的“不同制造方法”是否可以制造其市場上銷售的產(chǎn)品或者可以制造與根據(jù)產(chǎn)品方法專利制造同樣產(chǎn)品，則法官可依職權(quán)赴被告的制造現(xiàn)場進行現(xiàn)場勘驗。
司法鑒定手段主要用于“同樣產(chǎn)品”的判斷。如前所述，在訴訟中，有兩個環(huán)節(jié)需要法官判斷是否屬于“同樣產(chǎn)品”。原告有義務(wù)證明被告制造的產(chǎn)品與根據(jù)產(chǎn)品方法專利制造產(chǎn)品屬于“同樣產(chǎn)品”，被告有義務(wù)證明根據(jù)被告披露的“不同制造方法”制造產(chǎn)品與被告在訴訟前制造產(chǎn)品屬于“同樣產(chǎn)品”，如果被告不能證明，則說明被告并未披露訴訟前制造產(chǎn)品的真實制造方法，從而法官可依據(jù)被告拒絕披露真實制造方法為由，要求其承擔(dān)舉證不能的不利后果。如前所述，當兩種產(chǎn)品并不完全相同，存在部分相同部分不同時，如何判斷兩者構(gòu)成等同意義上的“同樣產(chǎn)品”，此時法官難以做出準確的判斷，則可能需要借助司法鑒定機構(gòu)出具鑒定評估報告，對兩者是否構(gòu)成等同進行說明。
無論是證據(jù)保全、現(xiàn)場勘驗，還是司法鑒定，法院在采取措施時，均應(yīng)當注意原被告利益平衡，一方面適當減輕權(quán)利人舉證責(zé)任，同時防止權(quán)利人濫用權(quán)利，注意保護被告的商業(yè)秘密。
五、非新產(chǎn)品制造方法專利侵權(quán)訴訟中舉證責(zé)任分配問題
如前所述，產(chǎn)品方法專利根據(jù)《專利法》以及最高院證據(jù)規(guī)則的規(guī)定，由被告承擔(dān)對其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任。但是，在非新產(chǎn)品制造方法專利侵權(quán)訴訟中，法院根據(jù)原被告雙方的舉證能力，仍有可能加重被告的舉證責(zé)任，要求被告提供其制造方法不同于專利方法的證據(jù)�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經(jīng)濟自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》（法發(fā)〔2011〕18號）規(guī)定：“使用專利方法獲得的產(chǎn)品不屬于新產(chǎn)品，專利權(quán)人能夠證明被訴侵權(quán)人制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力仍無法證明被訴侵權(quán)人確實使用了該專利方法，但根據(jù)案件具體情況，結(jié)合已知事實以及日常生活經(jīng)驗，能夠認定該同樣產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性很大的，可以根據(jù)民事訴訟證據(jù)司法解釋有關(guān)規(guī)定，不再要求專利權(quán)人提供進一步的證據(jù)，而由被訴侵權(quán)人提供其制造方法不同于專利方法的證據(jù)�！�
（本文系作者根據(jù)出席復(fù)旦大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心2012年學(xué)術(shù)年會“方法專利侵權(quán)中的舉證問題”主題發(fā)言內(nèi)容整理、修改而成）
上海市協(xié)力律師事務(wù)所高級合伙人 馬遠超律師
