[ 湯淡寧 ]——(2016-4-4) / 已閱11246次
【摘要】
專利行政部門應權利人申請作出涉案產品對某一具體專利權侵權成立或不成立的認定是《專利法》賦予專利行政機關的法定職權，但以往執(zhí)法實踐中往往各地專利行政部門認定侵權的標準不統(tǒng)一。2016年3月，國家專利局公布了《專利侵權行為認定指南（征求意見稿）》，對各地專利行政執(zhí)法部門如何認定專利侵權行為提出了統(tǒng)一的法律適用標準。
【正文】
專利行政執(zhí)法保護與司法訴訟保護“雙軌制”是我國《專利法》特有的制度，專利行政執(zhí)法的法律依據(jù)是《專利法》第60條，即專利行政部門對認定侵犯他人專利權的行為可以做出“責令停止侵權”的具體行政行為。專利行政執(zhí)法具有成本低、效率高等明顯優(yōu)勢，而且一旦被認定侵權成立，會大大降低后續(xù)的民事賠償訴訟的難度，但專利行政執(zhí)法在以往執(zhí)法實踐中也有明確缺點，主要體現(xiàn)各地專利行政部門認定專利侵權的執(zhí)法標準不統(tǒng)一，導致專利行政部門在認定之后引發(fā)的行政訴訟中訴訟風險較高。2016年3月，國家專利局公布了《專利侵權行為認定指南（征求意見稿）》（以下簡稱《認定指南》），結合近年來的司法審查實務案例，我們來看一看其中的亮點。
（一）《認定指南》明確了認定侵犯專利權行為的4個構成要件：
（1）行為對象是國家專利局公告授權的有效專利，即不包括已失效或被無效或部分無效的專利；
（2）行為人以生產經營為目的，對生產經營目的的認定應重點考察行為本身的性質而并非行為人單位的性質；
（3）行為人有實施他人專利的行為，即制造、使用、銷售、許諾銷售和進口；
（4）行為人的行為未被《專利法》明確規(guī)定為不侵犯專利權，從該規(guī)定的表述來看，包括不屬于《專利法》第62條規(guī)定的不侵犯專利權情形以及第69條規(guī)定的不視為侵權專利權情形。
（二）《認定指南》明確了認定侵犯某一具體專利權的2個判斷條件：
（1）涉案產品或方法落入某一具體專利權的保護范圍，即涉嫌侵權的產品或方法應當是某一具體專利權所保護的或者該涉嫌侵權的產品是某一具體發(fā)明專利權所保護的專利方法直接獲得的。在保護范圍的認定標準上，2015年2月1日之后從法律規(guī)定層面“多余指定”已經退出的歷史舞臺，涉嫌侵權的產品或方法均應當符合某一具體專利權的全部技術特征，即實行“全面覆蓋”原則。值得注意的是，除了保護范圍的認定標準之外，以往的案例中還出現(xiàn)過對涉案產品或方法究竟落入哪一個具體專利權保護范圍的爭議【參見《最高人民法院公報》2011年第1期上海全科工貿有限公司VS上海市知識產權局專利侵權糾紛處理決定案】，從《認定指南》的規(guī)定來看，應當是以上述案件中裁判觀點為準，即僅作涉嫌侵權產品與專利權人或其被許可人主張的專利權之間保護范圍的比較，而不考慮其他專利權或現(xiàn)有技術。此外，2016年4月1日起施行的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋（二）》第二十三條也作了相應規(guī)定：“被訴侵權技術方案或者外觀設計落入在先的涉案專利權的保護范圍，被訴侵權人以其技術方案或者外觀設計被授予專利權為由抗辯不侵犯涉案專利權的，人民法院不予支持�！�
（2）涉案行為屬于專利法上的侵權行為，即《專利法》第11條列舉的實施專利權的行為之外的其他行為“不構成實施專利的行為，不能采用類比的方式將其納入侵犯專利權行為的范疇”。
（三）《認定指南》明確了實施專利權行為與其他非實施行為的界限：
（1）設計行為：未將設計轉化為專利產品的，不屬于制造行為；
（2）倉儲、運輸行為：除構成共同侵權外，行為人單純的倉儲、運輸專利產品的，不構成侵權；
（3）維修、組裝、再造行為：用于發(fā)揮專利產品正常功能的必要維修，不構成侵權；用零部件組裝專利產品，屬于制造行為，構成侵權；在報廢的專利產品基礎上再加工的“再造”，構成侵權；
（4）儲存、保存行為：通常不構成使用專利權的行為，但僅其儲存或保存便構成實際使用的行為除外，例如急救裝置、救火設備等屬于備用性質的產品；
（5）銷售行為與許諾銷售行為的區(qū)分：以買賣合同是否成立為判斷標準，若未訂立書面合同的，則以是否完成“要約”、“承諾”締約行為構成事實合同關系為標志。
（四）《認定指南》明確了2種情形下視為專利權人給予了實施專利權的默示許可：
（1）基于技術標準產生的默示許可：《認定指南》規(guī)定，如果專利權人參與標準制定時未向標準化組織充分披露其專利，而該專利又被納入國家、行為或地方標準的，視為專利權人許可他人在實施標準的同時實施該專利。這種情形下對默示許可的推定頗像專利侵權判定中的“捐獻原則”，要求專利權人在參與標準制定時充分披露其已經獲得的專利，否則就有違誠實信用原則，也有損公眾利益�！墩J定指南》還規(guī)定，如果專利的實施必須以納入國家標準為前提，即使專利權人主動將專利納入技術標準中，也不能就此認定專利權人默示許可他人使用，而應結合專利權人將專利權納入標準的主觀動因、客觀必須程度等因素。對于這種情形，我們可以再來看一個案例【（2014）蘇知行終字第0002號，葛芳訴江蘇省知識產權局涉標準專利侵權糾紛案】，該案中的裁判觀點認為：“專利權人參與行業(yè)非強制性技術標準制定所貢獻的專利權范圍，應當根據(jù)專利權人簽署的貢獻者協(xié)議的約定，作出公平合理的解釋和界定……如果專利權人承諾貢獻的技術范圍僅是專利的獨立權利要求，而不包括從屬權利要求，即使相關從屬權利要求中的附加技術特征屬于現(xiàn)有技術特征，也不應當將從屬權利要求納入貢獻范圍�！睋Q言之，作為專利權人而言，在參與標準制定時將專利權納入標準并不意味著把整個專利權都“捐獻”掉了，而是可以根據(jù)技術方案的保護層級貢獻不同的權利要求�！督忉專ǘ返诙臈l也規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持�！�
（2）基于產品銷售而產生的專利默示許可：對這一情形下如何推定存在默示許可《認定指南》規(guī)定了兩個條件，一是涉案產品除了用于實施專利技術外，沒有任何其他用途，二是專利權人或其被許可人在銷售涉案產品時沒有明確提出限制性條件。
（五）《認定指南》明確了保護專利方法所延及的產品中“直接獲得”的含義：
我們知道，《專利法》第11條規(guī)定了對專利方法的保護延及“依照該專利方法直接獲得的產品”，但何為“依照該專利方法直接獲得的產品”，并沒有任何具體的法律或司法解釋規(guī)定，也沒有具體的認定標準。
最高人民法院公布的“2010年中國法院知識產權司法保護50件典型案例之二”【（2009）民提字第84號】中認為：“依照該專利方法直接獲得的產品”的認定與該產品能否直接供消費者使用無關，一審法院以“左旋氨氯地平作為一種化合物，本身并不能成為直接供消費者消費的產品，……涉案專利為左旋氨氯地平的拆分方法，依據(jù)該方法不能直接得到產品，而左旋氨氯地平化合物與馬來酸、苯磺酸等經過成鹽工藝成為馬來酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成為產品”為由，將涉案專利權的保護范圍延及華盛公司、歐意公司生產的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，適用法律亦顯然不當”。
上述案例的裁判觀點對《認定指南》中相關表述的形成影響頗大，但《認定指南》并沒有照搬上述裁判觀點中的邏輯，而是作了一些修正，主要體現(xiàn)在這種“轉化”是否屬于本領域的公知技術。《認定指南》規(guī)定：所謂“直接獲得”，應當指完成專利方法的最后一個步驟后所獲得的最初產品；當主題名稱中的目標產品與完成最后一個方法步驟后獲得的最初產品不一致時，需要根據(jù)說明書的內容，考察二者的關系；如果說明書中已經明確最后一個方法步驟的最初產品能通過常規(guī)的方法轉化為主題名稱中的目標產品，則該權利要求直接獲得的產品是所述主題名稱中的目標產品；如果說明書中沒有明確最后一個方法步驟獲得的最初產品如何轉化為主題名稱中的目標產品，并且轉化方法非所屬領域的公知技術，則該權利要求直接獲得的產品是最后一個方法步驟獲得的最初產品。
【作者】
湯淡寧，上海市匯業(yè)律師事務所合伙人律師、兼具專利代理人、中國注冊稅務師資格、兼任勞動爭議仲裁員。先后在上海交通大學法學碩士、華東政法大學法學學士，華東理工大學計算專業(yè)畢業(yè)。
