[ 馬寧 ]——(2005-12-7) / 已閱12225次
出版物對圖書商標(biāo)的使用行為 研究
馬寧
近年來，圖書名稱、雜志名稱與圖書商標(biāo)發(fā)生沖突的案例越來越多，其中社會影響較大的有新東方學(xué)校在其編寫的英語圖書上使用他人注冊的GRE、TOEFL文字商標(biāo)而引發(fā)的糾紛 、社會科學(xué)出版社在其出版的彼得兔系列圖書上使用他人注冊的彼得兔文字及圖形組合商標(biāo)而引發(fā)的糾紛，以及新近中國政法大學(xué)出版社在其“法律人系列叢書”上使用他人注冊的“法律人”文字商標(biāo)而招致的訴訟糾紛。這些案件的關(guān)鍵之處都是在于如何界定圖書商標(biāo)在出版物上的專有使用權(quán)范圍。也就是說，在于確定哪些情況下在出版物上使用圖書商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，哪些情況則屬于正當(dāng)?shù)暮侠硎褂�。截至到目前，司法�?shí)踐與理論對此均缺乏深入的分析，從而導(dǎo)致出版社面對此類糾紛往往無所適從。本文通過分析圖書商品的特征、圖書上使用注冊商標(biāo)的方式、商標(biāo)的合理使用及相關(guān)法律的適用，希望能為出版界更好地了解這類法律糾紛提供一些幫助，在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面變被動為主動。
一．圖書商標(biāo) 獲得注冊所需的條件
圖書商標(biāo)，是指能夠?qū)⒁粓D書經(jīng)營者的圖書或圖書服務(wù)與其他圖書經(jīng)營者的圖書或圖書服務(wù)區(qū)別開來，并可為視覺所感知的標(biāo)記。我國《商標(biāo)法》第9條規(guī)定：“申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別”�？梢�，圖書商標(biāo)不能過于描述性，如 “童話書”、“法律書”就會因不具備顯著性而得到注冊。而TOEFL這樣本身不具有任何含義的詞語具備較強(qiáng)的顯著性，可以作為圖書商標(biāo)注冊。
如果欲注冊的商標(biāo)中除含有描述商品特征的標(biāo)志外，還含有其他部分，以致整個商標(biāo)從整體上具有顯著性特征，可以作為識別商品或服務(wù)的標(biāo)志，那么這種商標(biāo)也是可以得到注冊的，只不過注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用其注冊商標(biāo)中非顯著性的部分 。與那種完全臆造的標(biāo)志相比，此類注冊商標(biāo)的顯著性顯然弱得多，受保護(hù)的力度也會有所下降。
二．出版物對圖書商標(biāo)的合理使用
我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用�！边@就是理論上所稱的商標(biāo)合理使用。根據(jù)該原則，如果出版物上使用注冊的圖書商標(biāo)是為了對出版物內(nèi)容、特點(diǎn)做描述性的使用，那么就應(yīng)該算正當(dāng)、合理使用。目前理論界和司法界比較一致的觀點(diǎn)是，商標(biāo)合理使用的一個重要前提是對商標(biāo)的組成部分（文字或圖形等）的使用并不是商標(biāo)意義上的使用，即不是作為區(qū)分商品來源的符號使用，而是對商品或服務(wù)特點(diǎn)做敘述性或描述性的說明。從業(yè)已發(fā)生的商標(biāo)侵權(quán)糾紛案來看，在出版物上使用圖書商標(biāo)被法院認(rèn)定為合理使用的案例已有數(shù)起。比如，著名的美國ＥＴＳ考試中心訴新東方侵犯著作權(quán)商標(biāo)權(quán)案中，一審法院認(rèn)定新東方在圖書封面上使突出用TOEFL字樣構(gòu)成對原告商標(biāo)權(quán)的侵害，但二審法院認(rèn)為新東方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL聽力磁帶”上突出使用“TOEFL”字樣，是在進(jìn)行描述性或敘述性的使用，其目的是為了說明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表現(xiàn)出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認(rèn)和混淆，因此不屬于侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。
該案的最終判決對我們深入理解出版物上使用圖書商標(biāo)的行為性質(zhì)提供了有益的參考。首先，應(yīng)正確看待書名中使用圖書商標(biāo)的方式，進(jìn)行全面而非孤立的比對。比如，該案一審法院的錯誤在于：沒有考慮到書名的完整性及其含義，而是局限于書名中的部分文字及讀音、含義，因此所進(jìn)行的比對是不全面的。其次，該案也說明，對圖書商標(biāo)的正當(dāng)使用的性質(zhì)不會僅僅因?yàn)閷D書商標(biāo)的文字進(jìn)行突出使用而改變（該案中，新東方在涉嫌圖書標(biāo)題中對TOEFL字樣進(jìn)行了突出使用）。因?yàn)橛袝r根據(jù)美感的需要，在圖書的裝幀設(shè)計(jì)上會對某些字體做變形處理來強(qiáng)化圖書給人的整體視覺印象，而圖書標(biāo)題的含義和作用不會因此發(fā)生改變，這其實(shí)是出版行業(yè)的慣常做法之一�？梢�，不能將出版物上是否對注冊商標(biāo)進(jìn)行突出使用作為判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)結(jié)合具體的使用情形進(jìn)行全面考慮。再次，即使是顯著性很強(qiáng)的圖書商標(biāo)（如TOEFL作為一個臆造性詞匯，其本身不具有任何含義，因此作為商標(biāo)就具有很強(qiáng)的區(qū)分商品來源的功能），也無法阻止其在出版物上的正當(dāng)使用。對于顯著性比較弱的圖書商標(biāo)而言，還會進(jìn)一步受到在詞語原先意義上使用的限制。
三．出版物上使用圖書商標(biāo)的方式及法律分析
目前，出版物上對圖書商標(biāo)的使用最易引起糾紛的有兩種方式。一是在單冊圖書標(biāo)題中使用圖書商標(biāo)；二是在叢書名稱中使用圖書商標(biāo)；下面筆者選取新近發(fā)生的“法律人”圖書商標(biāo)侵權(quán)糾紛案為例來進(jìn)行分析。
（一）案情簡介
2003年4月，原告將“法律人”三個字進(jìn)行了商標(biāo)注冊（為出版物商標(biāo)），注冊有效期從2003年4月28日至2013年4月27日止。2003年11月中國政法大學(xué)出版社出版了《法律人叢書——羅馬私法導(dǎo)論》，2005年4月出版了《法律人叢書———法律人之治》。原告認(rèn)為，被告未經(jīng)其允許將“法律人”三個字作為叢書的名稱置于書籍的顯著位置，侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)。 涉案圖書的封面如下：
（二）在單冊圖書標(biāo)題中使用“法律人”是否構(gòu)成侵權(quán)
從有關(guān)圖書的封面可以看出，《法律人之治——法律職業(yè)的中國思考》一書的圖書標(biāo)題中使用了“法律人”文字，如何看待這種使用？筆者認(rèn)為，此種使用屬于對圖書主題、內(nèi)容的描述性使用，屬于合理使用。理由如下：
從“法律人”這一商標(biāo)的文字構(gòu)成來看，其是由“法律”和“人”兩個通用詞匯組合而成。在作為商標(biāo)注冊之前，該詞語在相關(guān)法律文獻(xiàn)中已被大量使用過。相對文化人、經(jīng)紀(jì)人、演藝人等而言，“法律人”是指從事法律工作的人，包括立法、司法、執(zhí)法、法律服務(wù)等部門和行業(yè)的工作人員。廣義的法律人還包括從事法學(xué)教育、法律研究以及有志從事法律職業(yè)的人（可稱之為預(yù)備法律人）。也就是說，“法律人”代表的是一個職業(yè)共同體，是某一個職業(yè)圈內(nèi)的人的統(tǒng)稱�！胺扇恕痹~語本身的這一固有含義雖然被圈內(nèi)人士所熟知并被大量使用，但尚不是法律類圖書的通用詞匯，因此可以作為圖書商標(biāo)進(jìn)行注冊，只不過它的顯著性不強(qiáng)而已。
從涉案圖書的名稱來看，《法律人之治——法律職業(yè)的中國思考》中的“法律人” 是在其原先固有含義（即對法律職業(yè)共同體的稱呼）層面的使用，而非作為區(qū)別商品來源的符號使用。況且，“法律人”是書名中的一個組成部分，因此不應(yīng)將其單獨(dú)拿出來與涉案商標(biāo)比對�！胺扇酥巍陕殬I(yè)的中國思考”是對圖書主題的抽象概括和說明，根本不會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，其使用“法律人”文字屬于商標(biāo)的合理使用。
類似的例子還有以下幾種（見圖）。
（三）在叢書名稱中使用“法律人”是否構(gòu)成侵權(quán)
根據(jù)案情簡介部分的圖片，涉案叢書的名稱為“法律人叢書”，但每本單冊書又有自己的標(biāo)題。那么，應(yīng)如何看待一本書上的兩個標(biāo)題呢？實(shí)際上，兩個標(biāo)題的功能是不同的。單冊圖書的標(biāo)題是具體、直接反映每本書的主題思想內(nèi)容的，而叢書標(biāo)題的作用則是反映整套叢書特點(diǎn)（比如叢書編寫的主旨）的，其相當(dāng)于一根線將各單冊圖書有機(jī)地連接起來，作為一個整體向讀者介紹�？梢姡鲉蝺詧D書的標(biāo)題具有相對的獨(dú)立性，但又與叢書的名稱有著某種邏輯意義上的聯(lián)系。
那么，叢書名中使用 “法律人”是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)呢？原告認(rèn)為，“法律人叢書”置于圖書標(biāo)題上方的顯著位置，而且醒目的存在，足以起到標(biāo)記商品來源的作用，因而是商標(biāo)化使用。筆者對此持不同態(tài)度。實(shí)際上，“法律人叢書”在此是作為商品的名稱來使用的。 本案中，作為商標(biāo)使用的應(yīng)該是“法律人”，而被告出版社的 “法律人叢書”是一套針對法律人這個職業(yè)共同體編寫的叢書，這可以結(jié)合叢書編寫的背景和序言部分得到印證。可見，“法律人叢書”在這里不是作為商標(biāo)來使用的，而是作為一個商品的名稱存在的。那么，就不能依據(jù)我國《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，即“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”來判斷侵權(quán)，因?yàn)樵摋l的適用前提之一是被告使用的也是商標(biāo)。
判斷商品名稱是否侵犯了商標(biāo)專用權(quán)，法律依據(jù)應(yīng)該是《商標(biāo)法實(shí)施條例》第50條第（一）款，即“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱┉使用，誤導(dǎo)公眾的”。根據(jù)這一規(guī)定，是否誤導(dǎo)公眾，是認(rèn)定是否屬于商標(biāo)侵權(quán)的必備條件之一。
那么，本案中被告使用“法律人叢書”作為商品名稱是否可能導(dǎo)致公眾將其與原告的“法律人”商標(biāo)相混淆呢？筆者認(rèn)為，需要從兩個方面進(jìn)行考察。
首先，圖書商標(biāo)的顯著性和知名度。所使用的圖書商標(biāo)，如果作為商標(biāo)顯著性較強(qiáng)，知名度較高，則一般情況下，相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的可能性較大；如果是常用詞匯，則顯著性較差，很難在相關(guān)公眾的意識中建立起該詞匯與商品來源之間獨(dú)一無二的聯(lián)系。如前所述，“法律人”文字本身就具有很強(qiáng)的固有含義，這就弱化了其作為圖書商標(biāo)的顯著性。此外，商標(biāo)權(quán)人亦沒有通過大量的宣傳和使用而使“法律人”與其商品來源提供者之間建立更為特定的聯(lián)系。所以，“法律人”作為商標(biāo)的標(biāo)識功能很難得到實(shí)現(xiàn)，相關(guān)公眾不會僅憑該詞匯就將使用該商標(biāo)文字的商品與商標(biāo)權(quán)人聯(lián)系起來。
其次，相關(guān)公眾在選擇此類商品或服務(wù)時的注意程度。消費(fèi)者在購買圖書時一般不會僅憑對某商標(biāo)的印象來選擇圖書。由于圖書的文化屬性，圖書消費(fèi)者事先會對圖書的內(nèi)容做簡要了解，如果符合自己的需求，才會進(jìn)行購買。況且，圖書上的標(biāo)識是多重的，還包括出版社，作者，消費(fèi)者在購買圖書時同樣不會忽略這些因素的識別作用。可見，圖書消費(fèi)者購買圖書時所施加的注意力要大于對一般商品的注意力，這種因素同樣會減小公眾誤認(rèn)的可能性。
綜上，本案被告將“法律人叢書”作為商品名稱不會誤導(dǎo)公眾將其與原告的“法律人”注冊商標(biāo)混淆，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
四. 結(jié)論及建議
結(jié)合上面的案例分析，在判斷出版物上使用他人注冊商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，應(yīng)遵循以下幾個原則。
（一） 首先要明確出版物上使用他人注冊商標(biāo)的方式
使用方式不同，判斷標(biāo)準(zhǔn)也不同。如果是作為商標(biāo)使用，那么，就要判斷兩商標(biāo)是否構(gòu)成相同或近似。如果相同或近似，那么一般情況下可以推定存在混淆的可能性，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果是作為商品名稱來使用，那么就要根據(jù)案情圍繞是否會“誤導(dǎo)公眾”這個基準(zhǔn)點(diǎn)來判斷是否屬于商標(biāo)侵權(quán)。假如不會造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果，那么不管兩個標(biāo)志多么相似甚至相同，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果是對出版物內(nèi)容、特點(diǎn)的敘述性描述，那么就屬于對商標(biāo)的合理使用。
（二） 在判斷兩個標(biāo)志是否近似或者是否會造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果時，要考慮注冊商標(biāo)的顯著性和知名度
商標(biāo)的顯著性越弱，知名度越低，其識別作用越差，消費(fèi)者越不可能將其與商品或服務(wù)提供者聯(lián)系起來。如果將一個區(qū)別特征不強(qiáng)的常用詞匯注冊為出版物商標(biāo)，對該商標(biāo)的保護(hù)應(yīng)該嚴(yán)格限定在他人不得單獨(dú)或突出地在相同或近似的商品上使用該商標(biāo)名稱的范圍內(nèi)。這主要是考慮到出版物年新品種有數(shù)十萬種，而出版物標(biāo)題往往比較短小精辟，如果對由使用頻率較高的詞匯構(gòu)成的圖書商標(biāo)賦予過度的專用權(quán)保護(hù)，不僅會不合理地抑制出版業(yè)的繁榮，而且不利于營造公平競爭的市場環(huán)境。
（三） 在判斷兩個標(biāo)志是否近似或者是否會造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果時，還應(yīng)該意識到消費(fèi)者選購圖書（包括雜志等出版物，下同）時施加的注意力要大于對一般商品的注意力
圖書的商品屬性主要體現(xiàn)在文化性上，而一般商品的屬性主要體現(xiàn)在使用功能上。這種屬性上的差別會影響到消費(fèi)者的購買習(xí)慣。一般消費(fèi)者購買圖書前要對書的內(nèi)容、作者等進(jìn)行多方面的了解，圖書商標(biāo)只是消費(fèi)者考慮的一個因素，書的內(nèi)容是否符合其需求、作者名氣大小對于是否購買同樣非常重要。而左右消費(fèi)者購買一般商品的因素較單一，使用價值是主導(dǎo)因素�？梢姡唐穼傩缘牟煌瑳Q定了消費(fèi)者購買習(xí)慣的不同，而購買習(xí)慣的不同主要反映在購買時施加的注意力大小不同上。這種注意力上的區(qū)別會影響到消費(fèi)者區(qū)分兩個商標(biāo)是否近似的能力或是否可能產(chǎn)生誤認(rèn)的可能性。
結(jié)合已發(fā)生的圖書商標(biāo)糾紛和前文的分析，筆者擬對出版界的商標(biāo)策略提出以下建議，僅供參考。
1、 重視對注冊商標(biāo)的選定。選取顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)有助于維護(hù)商標(biāo)權(quán)的穩(wěn)定性，可以減少潛在侵權(quán)人的合理使用抗辯。如果選取有固有含義的詞作為商標(biāo)，就可能受到在詞語固有含義層面上的抗辯。文字圖形組合商標(biāo)往往比單一的文字商標(biāo)更具顯著性，因此，可以選取組合商標(biāo)來克服文字商標(biāo)具有固有含義的缺點(diǎn)。
2、 重視對注冊商標(biāo)的宣傳和使用。自身顯著性再強(qiáng)的商標(biāo)，如果不投入商業(yè)使用，不在公眾中建立一定的影響，也會影響到其作為商標(biāo)應(yīng)有的功能——即區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能。反之，如果自身顯著性較弱的商標(biāo)，可以通過后續(xù)的宣傳和使用來增強(qiáng)其顯著性，強(qiáng)化其在公眾心目中與商品或服務(wù)來源之間的特定關(guān)系。可以根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，在圖書商標(biāo)右上角或右下角標(biāo)注注冊標(biāo)記：®。這樣可以向他人清楚地表明自己是商標(biāo)權(quán)人，在今后可能的訴訟中作為證明他人在主觀存在故意的證據(jù)之一。
3、 積極尋求反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)。有的時候，雖然存在他人搭自己圖書商標(biāo)便車的現(xiàn)象，但可能尚不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)（顯著性較弱的圖書商標(biāo)尤為如此）。這時可以利用反不正當(dāng)競爭法中的“誠實(shí)信用”原則 來維護(hù)自己的權(quán)利。此外，對于某些生命周期較長的系列圖書，還可以在建立一定的聲譽(yù)后，尋求認(rèn)定為“知名商品”，這樣還可以獲得反不正當(dāng)競爭法第五條對知名商品的特殊保護(hù) 。
目前，圖書商標(biāo)的注冊歷史還不長，有關(guān)司法判決也很有限，如何有效利用圖書商標(biāo)來規(guī)范、保護(hù)出版物，同時又不過分損害社會公共利益，維護(hù)文化市場百花齊放、百花爭鳴，是一個需要司法實(shí)務(wù)和理論界共同深入探討的話題。
（作者單位：上海電視大學(xué)）
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